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  • Contratos de transferencia tecnológica

    ¿Qué son y cómo le benefician?

Artículo:

¿Qué son y cómo le benefician los contratos de transferencia tecnológica?

10 febrero 2022

Departamento Propiedad Intelectual - BDO Legal |
Gabriela Miranda, Socia de Legal |

Existen muchos medios de protección para empresas y particulares que deseen realizar un intercambio de conocimientos con implicaciones tecnológicas; sin embargo, los más comúnmente utilizados son los contratos de transferencia tecnológica. El uso de un modelo de contrato de transferencia tecnológica u otro dependerá del tipo de negocio y alcances de este.

¿Qué son los contratos de transferencia tecnológica?

En términos generales se trata de contratos mediante los cuales las partes transfieren conocimientos sobre productos o procesos de desarrollo, fabricación, know-how, y modelos de negocios referentes a nuevas tecnologías. Son contratos por medio de los cuales se realiza una cooperación y trasmisión de información entre las partes, con el fin de competir a nivel tecnológico en un mercado específico.

¿Cuáles son los tipos más comunes de contratos de transferencia tecnológica?

No podemos hablar de un contrato especifico, ni un modelo en particular, ya que todos los negocios y relaciones comerciales son diferentes, y parten de premisas diversas, sin embargo, podemos hablar de ciertos modelos de contratos de transferencia usuales que permiten proteger a las partes a partir del momento en que inicia la trasmisión de información.

  • Contrato de confidencialidad: Es uno de los contratos de transferencia tecnológica más importantes y que debe ser firmado entre las partes al inicio de las negociaciones y relación contractual. Permite la protección en ambas vías contra la fuga de información, revelación de datos y puesta en conocimiento de terceros de la información que compartan entre las partes, y de toda aquella información confidencial de cada una de ellas. Este tipo de contratos protegen a las partes contra cualquier tipo de liberación de información hacia terceros involucrados en la negociación, además que sienta las pautas de las sanciones para todos aquellos que incumpla

  • Contrato de licencias: es un acuerdo mediante el cual una parte autoriza a otra a utilizar los diferentes derechos de propiedad intelectual. La forma de licencia y autorización de uso dependerá de si los derechos de propiedad intelectual licenciados se encuentran registrados o no. En este tipo de contrato la parte propietaria de los derechos (Licenciante) mantiene la titularidad sobre los mismos y otorga un derecho de uso o bien una licencia de uso de estos a favor del Licenciatario quien pagará una contraprestación por dicha licencia, la forma de pago de dicha contraprestación podrá ser acordada entre partes y podrá ser un único pago o bien pagos a largo plazo (royalties).

  • Contratos de cesión de derechos: a diferencia del contrato anterior, en el contrato de cesión el propietario de los derechos de propiedad intelectual (Cedente) cede y traspasa la totalidad de dichos derechos a favor del Cesionario, quien a partir de la inscripción de dicho contrato será el nuevo titular. Existe una transferencia directa de la titularidad de los derechos y por tanto de los alcances de esto. Este tipo de contrato podrá realizarse sobre derechos inscritos y registrados y sobre derechos en trámite de inscripción, sin embargo, todos los derechos conocidos y por conocerse sobre los bienes cedidos pertenecerán al Cesionario. La forma de pago podrá ser acordada entre partes, sin embargo es común que se realice un único pago al momento de firma del contrato.

  • Contratos de know-how: se trata del modelo de contrato más sui generis y particular de los contratos usuales de transferencia tecnológica, mediante este contrato una de las partes transfiere, detalla y libera su conocimiento sobre determinados aspectos tecnológicos, desarrollos, planes de negocios, modelos y manejo de datos sobre un tema especifico de relevancia para el desarrollo del proyecto tecnológico en cuestión. Mediante el contrato de know-how, la parte que transfiere dichos conocimientos se compromete a traspasar la totalidad de los mismos con el fin que la otra parte contractual pueda desarrollar el proyecto tecnológico; asimismo la parte receptora de dicho know-how se compromete a mantener total y absoluta confidencialidad sobre la información modelos, proyectos y en general conocimientos revelados. La forma de contraprestación será acordada entre partes y usualmente se incluyen clausulas de confidencialidad previamente acordadas entre partes.

Es importante mencionar que si bien los contratos son independientes entre sí, a efectos de desarrollar una correcta protección y transferencia de tecnología, resulta necesario un desarrollo contractual complementario que permita proteger a las partes en todas las aristas del proceso de transferencia; en general no se suele suscribir un único contrato de transferencia tecnológica, sino una serie de contratos que engloben la totalidad de los conocimientos y transferencias a realizarse, pero cada caso debe analizarse en concreto y la ejecución contractual dependerá de cada tipo de negocio.

¿Qué aspectos son indispensables en la negociación contractual?

Previo a la firma de un contrato es necesario que las partes acuerden, negocien y aclaren:

  • La exclusividad.

  • El territorio de aplicación (a excepción de la confidencialidad y know-how que aplicaran a cualquier territorio).

  • Otorgamiento de sub-licencias.

  • Pactos de no competencia.

  • Forma de contraprestación.

Aunado a lo anterior y más allá de los elementos contractuales, en un contrato de transferencia tecnológica deberán establecerse siempre los alcances del mismo, enfocados en la capacidad de crecimiento, desarrollo y promoción tecnológica tanto a nivel empresarial como social, así como  las posibles mejoras a nivel tecnológico que dicho acuerdo podría traer como consecuencia, es por ello que la parte desarrolladora del proyecto tecnológico deberá tener clara la estrategia comercial para la correcta consecución del fin del contrato, el desarrollo tecnológico.

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