La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N. 7978 (la Ley), es inminente en cuanto a la protección de marcas y otorga a sus titulares obligaciones y derechos ante terceros que intenten registrar el mismo signo distintivo, o alguno similar que pudiere generar confusión, sin embargo, dichos derechos conllevan también obligaciones o limitaciones, con la intensión de dinamizar la economía, a través del uso constante de las marcas.
Una de las obligaciones que se establece en la mencionada Ley, es “El uso de la marca”, regulado en el artículo 40, el cual establece los elementos, obligaciones y derechos del titular de una marca en relación al uso, indicando que para que un titular cuente con los derechos otorgados por la Ley deberá necesariamente hacer uso de su signo distintivo, entendiendo esto como:
- Debe ser una marca que se encuentre en uso a nivel de mercado en relación con los productos o servicios que distingue.
- Que la marca sea utilizada en cantidad y modo que normalmente corresponda, según la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se comercializan.
- El empleo de la marca en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con sus servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.
- Que la marca sea empleada tal como fue registrada, o que el uso de la misma no suprima elementos esenciales o que altere su identidad.
- Que sea utilizada parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello.
Dicho lo anterior se establece un panorama claro de los requerimientos mínimos con los que debe cumplir el titular de una marca para el uso de esta, con el fin de dinamizar la economía y hacer un uso correcto del signo distintivo, por tanto, no basta con tener el signo distintivo registrado, sino que su uso debe ser real, efectivo y notorio y de no cumplir con lo anteriormente mencionado y establecido en el artículo 40 de la ley, sus marcas pueden ser objeto de un proceso de cancelación.
La Ley contempla distintos procesos administrativos por medio de los cuales se puede requerir la cancelación de una marca; dichos procesos se encuentran contenidos en los artículos 38 y 39 de la Ley. Con base en esta, el artículo 38 contempla la “Cancelación por generalización de la marca” y el artículo 39 la “Cancelación del registro por falta de uso de la marca”.
El artículo 38 de la Ley establece que la cancelación por generalización de la marca se configura cuando:
“ (…) A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.
Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica.(…)”
Conforme a la Ley para que una marca se constituya en un nombre genérico es necesario que concurran los siguientes hechos:
“ (…) a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.
b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.
c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado (…) "
Artículo 38, Ley 7978.
Otro de los procesos de cancelación de las marcas establecidos en la ley es el denominado “Cancelación del registro por falta de uso de la marca” el cual está contenido en el artículo 39, y para que se configure el no uso de la marca, es necesario que suceda alguno de los siguientes hechos:
- Que en Costa Rica la marca no haya sido utilizada durante los (5) cinco años anteriores a la fecha del inicio de la acción del proceso de cancelación.
- El proceso no puede ser solicitado antes de los primeros 5 años contados a partir de la fecha de registro.
- Cuando el uso de una marca se dé posterior a los 5 años contados a partir de la fecha de registro, solo servirá como impedimento si el uso fue al menos 3 meses antes de la fecha de presentación del proceso de cancelación.
- Cuando la falta de uso sea únicamente para algunos productos o servicios la cancelación por falta de uso se resolverá en una reducción o limitación de la lista de productos o servicios registrados, eliminado los no utilizados.
A efectos de prueba, la Ley establece que la carga de la prueba o bien la facultad de demostrar el uso y no generalización de la marca recae en el titular de esta, es decir, deberá ser el titular de la marca que se pretende cancelar el que demuestre que su marca no es genérica o bien que su marca sí está siendo utilizada.
En esta misma línea, el Tribunal Registral Administrativo ha manifestado mediante la resolución 0003-2021 de las 10:28 horas del 15 de enero del 2021:
(…) concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio. (…) Bajo ese conocimiento, el obligado a demostrar el uso es el titular de la marca, ello por tratarse de un hecho negativo y quien realmente tiene la posibilidad técnica o práctica de materializar esa situación es su dueño o quien este usando el signo(…).
(Resaltado no corresponde al original).
Dicho esto, es importante ejemplificar lo anterior a través de un caso real; en el año 2022 se solicitó la cancelación por falta de uso del nombre comercial FARMARCIA SANTA RITA registro 042066, basado en los siguientes argumentos:
- Que el signo FARMACIA SANTA RITA, actualmente no estaba siendo utilizado por el titular en Costa Rica, esto debido a que establecimiento comercial dedicado a la industria farmacéutica al cual hacía mención este nombre comercial ya no existía, por lo cual la naturaleza del signo distintivo habría desaparecido.
- Que el titular de la marca FARMACIA SANTA RITA, se encuentra fallecido desde el año 1990, por lo cual la marca no ha sido utilizada.
Con base en el caso anterior, se puede observar cómo se cumplen los requisitos establecidos en la Ley para realizar la solicitud del proceso, es decir, que la marca no ha sido utilizada por más 5 años y, adicionalmente, que ya su titular no puede hacer uso de la misma por su condición de fallecido, es importante indicar que la carga de prueba correspondió en este caso específico a los herederos de los derechos marcarios, los cuales debieron ser notificados mediante edicto en el diario oficial La Gaceta, y a no haber éstos demostrado el uso de la marca, la misma fue cancelada conforme a Ley.
Con base en lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de la resolución de las 14:23 horas del 28 de febrero del 2023, resolvió lo siguiente:
(…) queda demostrado que el titular del signo distintivo “FARMACIA SANTA RITA” con el número de registro 42066, al estar fallecido según certifica el Tribunal Supremo de Elecciones (f.12), y al no constar la inscripción del cargo de albacea en la sucesión del titular comercial, según lo señala la certificación emitida por el Registro Nacional (f.44), así como también que luego de vencido el plazo de las publicaciones del traslado del pedido de cancelación (fs. 50-53) no se apersonó al proceso algún representante del titular del signo marras, por lo cual no pudo comprobarse un uso real y efectivo del signo por parte del titular, por lo que a los efectos de este Registro, y de la resolución del expediente, no se tiene por acreditado del uso del mismo, por lo que se debe proceder a la correspondiente cancelación del nombre comercial señalado.
La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N. 7978, brinda beneficios a todos aquellos titulares de marcas, sin embargo, también contempla una economía activa a través del uso constante de las marcas, por medio de ciertas obligaciones que deben cumplirse por parte de los titulares, esto sin lugar a duda demuestra el interés por parte de la ley de que la marcas protegidas cumplan con su naturaleza de generar distintividad en el mercado y entre los consumidores en relación a los productos y servicios protegidos. No basta con tener un signo distintivo registrado es necesario hace un uso real, efectivo y constante de este.